Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ввоз на территорию РФ, демонстрация на интернет-сайтах, предложение к продаже, совершенные без разрешения правообладателя – все эти и многие другие действия могут образовывать состав административного правонарушения, преступления, а также влечь гражданско-правовую ответственность.
Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Одним из таких ограничений, предусмотренных законодательством, является указание об исчерпании исключительного права.
Согласно ст. 1487 ГК РФ закон слагает правовую защиту исключительного права на товарный знак в отношении товара, если товар, несущий товарный знак, был введен в гражданский оборот в Российской Федерации правообладателем или с его согласия – использование товарного знака в этом случае ответственность не влечет.
В связи с этим предлагаю вашему вниманию необходимые ответы на все возникающие вопросы.
1. Что называют введением товара в гражданский оборот?
Введением в гражданский оборот является совершение действий, в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица к другому. Соответственно, до первой продажи товар не может считаться введенным в оборот.
2. Каким образом товар может быть введен в оборот?
Как следует из статьи, товар, может быть введен в оборот различными способами, к числу которых относятся:
1. продажа или обмен правообладателем;
2. предложение к продаже, размещение на вывесках, объявлениях, в рекламе;
3. демонстрация в сети Интернет, на выставках и ярмарках;
4. ввоз на территорию Российской Федерации (параллельный импорт);
5. применение,
6. иные способы.
Перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим.
Само по себе хранение материального носителя без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования товарного знака, в связи с чем такое использование не требует специального согласия правообладателя.
Предложение к продаже, размещение на вывесках, объявлениях, в рекламе - являются противоречивым способом введения товаров, с размещенными товарными знаками, в оборот, заслуживает отдельного разъяснения. Подробнее о названном способе читайте здесь.
Прочитать про параллельный импорт можно здесь.
3. Какое введение в оборот можно назвать произведенным с согласия правообладателя?
В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ отсутствие запрета правообладателя на использование не считается согласием (разрешением). Статья 1487 ГК РФ не содержит указания на то, в какой форме должно быть оформлено согласие правообладателя на использование товарного знака, нанесенного на товар, вводимый в гражданский оборот. Однако это не означает, что право использования товарного знака без заключения договора может быть оформлено в произвольном виде. Кроме того, для целей объективации порождаемого согласием правового эффекта, согласие на использование товарного знака должно быть выражено в форме, которая позволяет достоверно установить адресанта согласия, способна быть воспринятой адресатом и позволит ему в случае возникновения спора доказать выдачу такого согласия.
1. Согласие правообладателя на введение в оборот может быть подтверждено специальным документом:
а. дистрибьюторским, дилерским договором;
б. письменным одобрением выпуска товара в ответ на уведомление таможни о приостановлении выпуска контрафактного товара;
в. агентским или иным договором, актом в свободной форме.
Из текста документа должно следовать, например, что стороны согласовали, что Общество1 на возмездной основе предоставляет Обществу2 право выпуска и реализации своей продукции под товарным знаком "Товарный знак".
Не является нарушением отчуждение товаров, произведенных по утратившему силу, например, лицензионному договору в срок его действия.
2. Согласие следовало из конкретных действий:
а. правообладатель осуществлял контроль над деятельностью производителя продукции;
б. из переписки сторон следовало, что предоставляется согласие.
4. В каких случаях суды не признают наличие согласия на введение в оборот?
Судебная практика содержит целый ряд случаев, когда введение в гражданский оборот признается совершенным в отсутствие согласия правообладателя.
1. Об отсутствии согласия может явствовать из отказа всех доверенных лиц о предоставлении согласия нарушителю, например, когда на продукции отсутствует уникальный идентификатор единственного субъекта, уполномоченного правообладателем на ввод в гражданский оборот на территории РФ.
2. Прохождение спорным товаром таможенного контроля при ввозе его на территорию иностранного государства не свидетельствует о правомерности использования товарного знака компании, поскольку данное обстоятельство не исключает необходимости доказывания факта получения согласия правообладателя на использование товарного знака.
3. Представление в составе товарно-сопроводительной документации на товар копий сертификата соответствия и декларации о соответствии не исключает обязанности предпринимателя при приобретении товара для цели последующей продажи установить законность введения этого товара в гражданский оборот.
5. Где может быть введен товар в оборот?
Существуют три вида исчерпания прав: национальное, региональное и международное.
В Российской Федерации предусмотрено национальное исчерпание прав – т.е. по общему правилу право на товарный знак, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот на территории России.
Однако, Российская Федерация является участником Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в городе Астане 29 мая 2014 года. В связи с этим, в России применяется также региональное исчерпание прав – товары с товарными знаками, которые были введены в гражданский оборот на территории ЕАЭС непосредственно правообладателем или с его согласия, могут в дальнейшем свободно находиться в обороте на территории всех государств - членов ЕАЭС.
Импорт же на территорию ЕАЭС из других государств товаров с размещенными на них товарными знаками допускается только с согласия правообладателей этих товарных знаков.
Сейчас, напомню, в ЕАЭС входят помимо России: Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Не существует такого международного акта, который бы закреплял принцип международного исчерпания прав.
6. Какие нормы регулируют отношения по исчерпанию прав на товарный знак?
Режим национального исчерпания прав исключительных прав на товарный знак формируется российским законодательством - статьей 1487 Гражданского кодекса РФ.
Региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотрен приложением N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, действует в Российской Федерации в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. Также названный режим установлен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Договор о котором подписан 11.04.2017.
7. Правила ст. 1487 ГК РФ применяется к любым товарным знакам?
Да. Однако здесь требуется уяснить следующее.
Все средства индивидуализации товаров и услуг регистрируются в рамках определенных классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Средства индивидуализации товаров регистрируются по классам 1-34 – это товарные знаки. По классам 35-45 регистрируются знаки обслуживания для услуг.
Согласно ст. 1477 ГК РФ правила о товарных знаках применяются к знакам обслуживания. Между тем, действие положений об исчерпании прав на товарный знак на них не распространяются. Другими словами, предполагая, что услугу также как и товар можно ввести в оборот, впервые ее оказав, исключительные права правообладателя на знаки обслуживания по классам МКТУ от 35-го – располагают абсолютной защитой: закон не содержит исключений.
В связи с этим, использование ТЗ для индивидуализации услуг по продаже запчастей и индивидуализация самих запчастей – не одно и тоже.
Указанное следует также учитывать при определении факта введения товара (услуги) в оборот.
8. Свидетельствует ли сам факт приобретение товара на территории ЕАЭС о том, что товар введен в гражданский оборот в Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака?
Определенно нет. Для подтверждения факта введения в гражданский оборот подходят только документы, явно об этом свидетельствующие.
9. Итого, кто может ввести товар в гражданский оборот в Российской Федерации по смыслу ст. 1487 ГК РФ? Какие документы предоставляют право вводить в гражданский оборот товар?
1. Сам правообладатель исключительного права на товарный знак на основании свидетельства о зарегистрированном праве;
2. Лицензиат, получивший право использовать товарный знак по лицензионному договору.
3. Дилер (дистрибьютор), на основании дилерского (дистрибьюторского) договора, сертификата дилера (дистрибьютора).
Не следует путать дилеров и партнеров правообладателя. Различного вида партнеры, не получившие прав на использование соответствующих средств индивидуализации, не вправе ими пользоваться. Т.е. если между сторонами имеется переписка, из которой следует, что одна из компаний является партнером другой, например, в сфере сбыта продукции в том числе на международном рынке, в отсутствие прямого согласия на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, содержащих товарные знаки правообладателя, партнер делать это не вправе.
10. Какие обстоятельства доказываются сторонами при рассмотрении вопроса об исчерпании права?
При рассмотрении вопроса о применении положений ст. 1487 ГК РФ правообладателю необходимо доказать:
1. что он является правообладателем товарного знака, а ответчик нарушил исключительное право;
2. товары тождественны
Правообладателем представляются такие документы, как например декларация на товары, содержащая наименование, сведения о производителе, артикул, иные сведения о товаре, ввезенном на территорию Российской Федерации, позволяющих сопоставить характеристики предложительно контрафактного товара, и идентифицировать его как товар, введенный в гражданский оборот с разрешения истца;
3. что к продаже предлагаются товары чужого производства под видом товаров правообладателя.
Правообладатель, не заявляющий экспертизы об установлении тождества считается признавшим, что нарушения нет.
Ответчику требуется:
1. подтвердить право использования товарного знака (в т.ч. наличие согласия) в отношение именно тех товаров, на распространение которых получено разрешение;
2. подтвердить всю цепочку приобретений, подтвердить, что товар, выявленный правообладателем, был выпущен в оборот самим правообладателем. В этих целях привлекаются к делу третьи лица - предыдущие приобретатели товара;
3. представить свидетельства о дальнейших сделках с товаром. Уже не раз указывалось, что установив, что товары, маркированные товарным знаком истца, ввезены на территорию Российской Федерации в отсутствие разрешения правообладателя, судам надлежит устанавливать правовую судьбу контрафактного товара, а также существует ли угроза введения контрафактного товара в оборот на территории Российской Федерации на основании таможенной декларации.